116 II 463
87. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Juli 1990 i.S. Modum AG gegen The Coca-Cola Company (Berufung)
Regeste (de):
- Markenrecht (Art. 9
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. 2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
- 1. Voraussetzungen, unter denen der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber gilt (E. 2b/aa).
- 2. Keine Hinterlegungsberechtigung für markenrechtlich irrelevante Hilfswaren, welche lediglich als Werbeträger dienen. Jedoch ist es zulässig, die berühmte Marke für weitere Waren zu verwenden, sofern der Markeninhaber echten markenmässigen Gebrauch beabsichtigt (E. 2c).
- 3. Markenrechtsverletzung gemäss Art. 24 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies.
- 4. Wann stellt die Übernahme des Namens "Coca-Cola" eine unbefugte Namensanmassung im Sinne von Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. 2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. - 5. Der Begriff der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
Regeste (fr):
- Droit des marques (art. 9, art. 24 LMF); protection de la personnalité et du nom (art. 29 CC); concurrence déloyale (art. 3 let. d LCD).
- 1. Conditions pour que l'utilisation d'une marque par le preneur de licence vaille utilisation par le donneur de licence (consid. 2b/aa).
- 2. Aucun droit au dépôt pour des accessoires sans importance pour le droit des marques, qui servent uniquement de support publicitaire. Il est cependant possible d'utiliser les marques de renom pour d'autres marchandises pour autant que le titulaire de la marque envisage un véritable usage conforme à la marque (consid. 2c).
- 3. Violation du droit des marques au sens de l'art. 24 let. a LMF (consid. 2d).
- 4. Quand l'apposition du nom "Coca-Cola" constitue-t-elle une usurpation au sens de l'art. 29 CC? (consid. 3).
- 5. La notion de risque de confusion au sens de l'art. 3 let. d LCD n'est pas différente de celle du droit au signe distinctif et au nom (consid. 4).
Regesto (it):
- Diritto delle marche (art. 9, art. 24 LMF); protezione della personalità e del nome (art. 29 CC); concorrenza sleale (art. 3 lett. d LCSl).
- 1. Condizioni alle quali l'uso di una marca da parte del licenziatario vale quale uso da parte del concedente (consid. 2b/aa).
- 2. Non è consentito il deposito per accessori irrilevanti sotto il profilo del diritto delle marche, destinati soltanto a servire da supporto pubblicitario. È tuttavia consentito di usare una marca rinomata per altre merci, sempreché il titolare della marca intenda farne un uso effettivo conforme alla marca (consid. 2c).
- 3. Violazione del diritto delle marche ai sensi dell'art. 24 lett. a LMF (consid. 2d).
- 4. Quando l'uso del nome "Coca-Cola" costituisce un'usurpazione ai sensi dell'art. 29 CC? (consid. 3).
- 5. La nozione di rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 lett. d LCSl corrisponde a quella vigente nell'ambito giuridico relativo al segno distintivo e al nome (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 464
BGE 116 II 463 S. 464
A.- The Coca-Cola Company (Klägerin) ist Inhaberin der am 20. Dezember 1984 hinterlegten und unter der Nr. 338906 im schweizerischen Markenregister für die Bezeichnung von Zusammensetzspielen, Tragbehältern aus Holz, Schuhen, Strumpfwaren, Reise- und Sporttaschen, Textilwaren fürs Schlafzimmer, nämlich Bettwäsche, Bettdecken, Bettüberwürfe und Vorhänge, Radios, Schmucksachen, Bilderrahmen, Schlafsäcken, Abzeichen, Knöpfen, Teppichen, Matten sowie Raucherartikeln eingetragenen Wort-Bildmarke "Coca-Cola".
Die Modum AG (Beklagte) vertreibt Textilwaren, namentlich Bettwäsche, mit einem dieser Marke entsprechenden "Coca-Cola"-Signet.
B.- Am 5. Oktober 1987 belangte die Klägerin die Beklagte vor dem Obergericht des Kantons Basel-Landschaft auf Unterlassung weiterer Bezeichnung der von ihr hergestellten oder vertriebenen Ware mit "Coca-Cola", auf Auskunftserteilung, Gewinnherausgabe und Urteilspublikation. Sie berief sich vorerst auf Marken-, Persönlichkeits- und Namensrecht, später auch auf das Verbot unlauteren Wettbewerbs. Das Begehren auf Gewinnherausgabe wurde mit prozessleitender Verfügung vom 23. Juni 1989 ad separatum verwiesen. Mit Teilurteil vom 24. Oktober 1989 hiess das Obergericht die Unterlassungs- und Auskunftsbegehren gut, verbot der Beklagten die Bezeichnung "Coca-Cola" auf den von ihr hergestellten oder vertriebenen Waren oder Verpackungen und verpflichtete sie, Herkunft und Menge der mit dieser Bezeichnung vertriebenen Waren und Verpackungen anzugeben, beides unter Strafandrohung gemäss Art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Das Bundesgericht weist die Berufung der Beklagten ab, soweit es darauf eintritt.
BGE 116 II 463 S. 465
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Das Obergericht bejaht einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin gestützt auf Art. 24 lit. a

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. |
a) Die Beklagte stellt die Hinterlegungsberechtigung der Klägerin vor Bundesgericht nicht mehr in Abrede. Damit kann die Frage offenbleiben, ob ihr für diesen Einwand überhaupt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse zur Seite stände, zumal keine Popularklage offensteht und die Löschungsklage nach Sinn und Zweck der einschlägigen Vorschriften darauf ausgerichtet ist, ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden und damit die Benutzung zu Unrecht unter formellen Schutz gestellter Zeichen durch andere Marktteilnehmer zu ermöglichen, diese Benutzung der Beklagten aber - wie nachstehend aufzuzeigen sein wird - ohnehin aus persönlichkeits- und wettbewerbsrechtlichen Gründen verschlossen ist (BGE 92 II 305; MARBACH, GRUR Int. 1984 S. 543; LUCAS DAVID, SMI 1984 S. 316 Ziff. 3). b) Die Beklagte beruft sich auf den Untergang des Markenrechts, da die Klägerin während der Karenzfrist nach Art. 9

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
BGE 116 II 463 S. 466
Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. 1983, Band I, S. 275 bei Fn. 194; HEINRICH DAVID, N 7 zu Art. 5

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
BGE 116 II 463 S. 467
sei und die Klägerin als Rechtfertigungsgrund für den Nichtgebrauch zusätzlich ernst zu nehmende Einwände seitens der Beklagten geltend zu machen hätte (LUCAS DAVID, Supplement, S. 62, N 8 zu Art. 9

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
BGE 116 II 463 S. 468
d) Die Beklagte stellt schliesslich eine Markenrechtsverletzung mit der Begründung in Abrede, sie gebrauche das Zeichen der Klägerin nicht markenmässig und beabsichtige oder bewirke mit ihrem Warenvertrieb keine Irreführung des Publikums. aa) Zu den Tatbeständen der Markenrechtsverletzung gemäss Art. 24

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. |
BGE 116 II 463 S. 469
sich die Klägerin hier auf ihre geschützte Marke für Textilwaren des Schlafzimmerbereichs, zu welchen die Produkte der Beklagten keinen markenrechtlich relevanten Abstand einhalten. Der Tatbestand der Markenverletzung durch die Beklagte ist objektiv erfüllt und das Unterlassungsgebot der Vorinstanz somit gerechtfertigt.
3. Die Beklagte macht weiter geltend, ihre Warenkennzeichnung mit dem Hauptbestandteil der klägerischen Firma stelle keine Namensanmassung dar. a) Streitig ist der Umfang des Namensschutzes der Klägerin. Dabei genügt es, die hier zu beurteilende Rechtsfrage unter dem Blickwinkel von Art. 29

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
|
1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
|
1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
|
1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
BGE 116 II 463 S. 470
erzielt wird, namentlich für das ursprünglich hinter der Marke stehende Getränk. Die Klägerin ist frei zu entscheiden, wie und wo sie mit ihrem Namen und den daraus abgeleiteten Warenkennzeichen Werbung betreiben will, und ist jedenfalls nicht gehalten, unerwünschte Fremdwerbung zu dulden, wenn diese Werbung gleichzeitig zu wirtschaftlichen Zwecken eines Dritten eingesetzt wird. Auch das Ansehen einer Firma geniesst den Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ff

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
4. Das Obergericht stützt das angefochtene Unterlassungsgebot schliesslich auch auf die Bestimmungen des UWG ab. a) Die Beklagte stellt zu Recht nicht mehr in Abrede, dass die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der untersagten Handlungen nach den Bestimmungen des am 1. März 1988 in Kraft getretenen UWG zu erfolgen hat. Damit stellt sich namentlich die Frage, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe, nicht mehr. b) Neu und damit unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
BGE 116 II 463 S. 471
Verbindung zwischen den beiden Gesellschaften, aus (BGE 114 II 111). Es kann daher diesbezüglich auf die vorstehenden Erörterungen verwiesen werden.