BGE-75-II-166 - 1949-01-01 - BGE - Zivilrecht - Lizenzvertrag.Legitimation des Lizenznehmers zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage (Erw...

S. 166 / Nr. 27 Erfindungsschutz (d)

BGE 75 II 166

27. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. März 1949 i. S. Solcà
gegen Rosenberger & Hollinger.

Regeste:
Lizenzvertrag.
Legitimation des Lizenznehmers zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage (Erw.
1).
Auswirkungen der nachträglichen Feststellung der Patentnichtigkeit auf den
Lizenzvertrag und die bereits entrichteten bzw. fälligen Lizenzgebühren (Erw.
3).
Contrat de licence.
Qualité du licencié pour intenter l'action en nullité du brevet (consid. l).
Conséquences de la constatation ultérieure de la nullité du brevet sur le
contrat de licence et les redevances déjà payées ou échues (consid. 3).
Contratto di licenza.
Veste del beneficiario d'una licenza per promuovere l'azione di annullamento
del brevetto (consid. 1).
Conseguenze dell'ulteriore accertamento della nullità del brevetto sul
contratto di licenza e sulle tasse di licenza già pagate o scadule (consid.
3).

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1. In erster Linie ist die Frage der vom Beklagten bestrittenen
Aktivlegitimation der Klägerin zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage zu
prüfen.
a) Dass beim Lizenznehmer grundsätzlich das Interesse vorhanden ist, von dem
Art. 16 Abs. 3 PatG die Legitimation zur Nichtigkeitsklage abhängig macht,
steht ausser Zweifel. Denn regelmässig bildet das Bestehen eines gültigen
Patentes die Grundlage des Lizenzvertrages. Dagegen ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts dem Lizenznehmer die Befugnis zur Erhebung
der Nichtigkeitsklage dann abzusprechen, wenn durch die Ausgestaltung des
Lizenzvertrages zwischen den Parteien ein besonderes Treueverhältnis begründet
worden ist. In diesem Falle würde nämlich der Angriff des Lizenznehmers auf
das Patent gegen Treu und Glauben verstossen (BGE 61 II 140). Ein solches
Treueverhältnis kann sich insbesondere daraus ergeben, dass der konkrete
Lizenzvertrag einen gesellschaftsähnlichen Charakter aufweist.
Gesellschaftsähnlichkeit in diesem Sinne darf beispielsweise angenommen
werden, wenn Konstruktionszeichnungen auszutauschen und Verbesserungen
gegenseitig mitzuteilen sind; ferner etwa, wenn die Erfindung für gemeinsame
Rechnung ausgenutzt werden soll und in Verbindung damit der eine
Vertragspartner Einsicht in die Bücher des andern verlangen darf. Ebenso liegt
Gesellschaftsähnlichkeit vor, wenn sich die Parteien des Lizenzvertrages
gegenseitig weitere Patente überlassen oder Aufträge, die der eine Teil nicht
ausführen kann oder will, dem andern anheimfallen (vgl. RGZ 142 S. 214).
Im vorliegenden Falle ist jedoch keine Voraussetzung dieser Art erfüllt, die
auf ein gesellschaftsähnliches Verhältnis schliessen liesse. Zwar hatten beide
Parteien die Absicht, die Erfindung des Beklagten wirtschaftlich auszuwerten
und daraus für sich einen Vorteil zu ziehen. Allein dieser Zweck war wohl der
gleiche, aber nicht ein gemeinsamer, wie es für ein gesellschaftsähnliches
Verhältnis erforderlich wäre. Es fehlte an der hiefür kennzeichnenden

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Zusammenarbeit, der Entfaltung einer gemeinsamen, auf die Erreichung des
gleichen Zieles gerichteten Tätigkeit.
b) Auch beim Fehlen eines besonderen Treueverhältnisses muss indessen unter
bestimmten Voraussetzungen dem Lizenznehmer die Erhebung der Nichtigkeitsklage
versagt werden. Dies ist der Fall, wenn ihm die Lizenz gerade deswegen
eingeräumt wurde, weil die Rechtsbeständigkeit des Patentes zweifelhaft war
und der Patentinhaber es vorzog, durch Erteilung einer Lizenz an den
Konkurrenten die Aufrollung der Frage der Gültigkeit des Patentes zu
vermeiden. Unter solchen Umständen müsste selbst beim Fehlen eines
ausdrücklichen Verzichts des Lizenznehmers nach dieser Richtung die Erhebung
der Nichtigkeitsklage durch ihn als rechtsmissbräuchlich erachtet werden.
Dagegen kann die Nichtigkeitsklage nicht ohne weiteres schon dann als
missbräuchlich gelten, wenn der Lizenznehmer es ohne stichhaltigen Grund
unterlassen hat, aus einem während der ganzen Vertragsdauer unangefochten
gebliebenen Patent Nutzen zu ziehen, wie das deutsche Reichsgericht in RGZ 101
S. 235 ff. dies angenommen hat. Diese Auffassung liesse sich allenfalls
vertreten, wenn gemäss der im genannten Entscheid (S. 238) geäusserten Ansicht
der Lizenznehmer trotz nachträglicher Vernichtung des Patentes unter allen
Umständen zur Zahlung der bereits vorher fällig gewordenen Lizenzgebühren im
vollen Umfang gehalten bliebe. Dann hätte er nämlich in der Tat kein
schutzwürdiges Interesse an der Vernichtung des Patentes. Allein die erwähnte
Voraussetzung trifft nicht zu; vielmehr vermag, wie im folgenden zu zeigen
sein wird (und wie übrigens auch das Reichsgericht in RGZ 86 S. 55 ff.
angenommen hat) die Patentvernichtung die Rechtsstellung des Lizenznehmers
auch bezüglich der bereits vorher fällig gewordenen Lizenzgebühren zu
beeinflussen. Darum darf selbst dem säumigen Lizenznehmer nicht von
vorneherein verwehrt werden, die Nichtigerklärung des Patentes anzustreben.

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c) Nach der Ansicht des Beklagten soll die Patentnichtigkeitsklage deshalb
missbräuchlich sein, weil sich die Klägerin zu ihrer Begründung auf längst
erloschene, in Fachkreisen vergessene Patente berufe und durch dieses
Verhalten die faktisch vorhandene Monopolstellung des Beklagten selber
zerstöre.
Dieser Einwand ist haltlos. Nach der klaren Vorschrift von Art. 4 PatG genügt
das Vorhandensein von neuheitsschädlichen Veröffentlichungen im Inland zur
Vernichtung des Patentes. Dass tatsächlich jemand von den betreffenden
Publikationen Kenntnis genommen oder gar die Erfindung ausgeführt habe,
verlangt das Gesetz nicht (BGE 41 II 277). Dieser Regelung liegt der Gedanke
zu Grunde, dass nur die wirklich neue, die Technik bereichernde Erfindung des
Schutzes teilhaftig sein solle. Wieso der Lizenznehmer, der sich diesen
Grundsatz zu Nutze macht, einen Rechtsmissbrauch begehen sollte, ist nicht
einzusehen.
Mit der Vorinstanz ist daher im vorliegenden Falle die Nichtigkeitsklage der
Klägerin nicht als gegen Treu und Glauben verstossend zu betrachten.
(2. Nichtigerklärung des Patents des Beklagten.)
3. a) Die Nichtigkeit des Patentes hat zur Folge, dass auch der darauf
bezügliche Lizenzvertrag der Parteien nichtig ist. Denn die Patentnichtigkeit
ist, mag sie auch erst nachträglich festgestellt werden, eine anfängliche; das
Patent hat rechtlich überhaupt nie bestanden. Infolgedessen weist der
Lizenzvertrag, gemäss welchem der Beklagte der Klägerin für ein bestimmtes
Gebiet und für eine bestimmte Zeit die ausschliessliche Nutzung des Patentes
zu überlassen hatte, einen unmöglichen Inhalt auf; der Beklagte war nie in der
Lage, der Klägerin das die Ausschliesslichkeit sichernde absolute
Verbietungsrecht Dritten gegenüber mit rechtlicher Wirksamkeit zur Verfügung
zu stellen. Hatte der Lizenzvertrag aber einen unmöglichen Inhalt, so ist er
gemäss Art. 20 Abs. 1 OR nichtig. Insoweit ist der Vorinstanz beizupflichten.
Anders wäre nur dann zu entscheiden, wenn aus dem

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Lizenzvertrag hervorginge, dass der Lizenznehmer das Risiko der
Patentvernichtung auf sich nehmen wollte. Das ist hier jedoch nicht der Fall;
die Klägerin hat sich vielmehr vom Beklagten die Rechtsbeständigkeit des
Patentes im Vertrag noch ausdrücklich garantieren lassen.
Da die Klägerin die Nichtigkeit des Patentes wie auch die daraus folgende
Nichtigkeit des Lizenzvertrages wegen unmöglichen Inhalts ausdrücklich geltend
gemacht hat, braucht nicht untersucht zu werden, ob der Richter die aus den
Akten ersichtliche Unmöglichkeit des Vertragsinhalts auch ohne Geltendmachung
seitens einer Partei von Amteswegen zu berücksichtigen hätte.
b) Aus der Nichtigkeit des Lizenzvertrages folgert die Vorinstanz, dass die
von der Klägerin entrichteten Lizenzgebühren der rechtlichen Grundlage
entbehrten und daher eine ungerechtfertigte Bereicherung des Beklagten
darstellen, die zurückzuerstatten sei. Grundsätzlich den gleichen Standpunkt
hat das Bundesgericht in seinem nicht veröffentlichten Urteil vom 17. Mai 1944
i. S. Schoop c. Color-Metall A.-G. eingenommen. Doch stand in jenem Fall die
Frage der versäumten Nutzungsmöglichkeit nicht zu Diskussion, und der heute
interessierende Fragenkomplex wurde überhaupt nicht eingehend untersucht.
Eine uneingeschränkte Anwendung der aus Art. 20 Abs. 1 OR sich ergebenden
Folgen erweist sich bei näherer Betrachtung mit Rücksicht auf die
Besonderheiten des Patentrechts nicht als angängig. Denn wenn das nichtig
erklärte Patent auch, dem Wesen der Nichtigkeit entsprechend, als von Anfang
an nicht bestehend zu gelten hat, so hat es doch infolge seiner Erteilung
durch den Staat und seine darauf gegründete Scheinexistenz tatsächlich gewisse
Wirkungen entfaltet, die zum Teil nicht mehr aus der Welt geschafft werden
können. So hat der Lizenznehmer, der die ihm aus dem Lizenzvertrag zustehenden
Rechte ausgeübt hat, tatsächlich genau die gleiche Vorzugsstellung genossen,
solange das Patent unangefochten geblieben ist, wie sie ihm ein rechtsgültiges
Patent zu

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verschaffen vermocht hätte. Er konnte unbehelligt von den nicht im Genuss
einer Lizenz befindlichen Konkurrenten den vermeintlich patentierten
Gegenstand herstellen und vertreiben; mit Rücksicht auf die patentgeschützten
besonderen Vorteile bezahlten die Abnehmer einen entsprechend höheren Preis
für die Ware; und bei der ausschliesslichen Lizenz war dem Lizenzgeber die
Möglichkeit, das vermeintliche Patent selber auszunützen, durch den
Lizenzvertrag, an den er sich gebunden glaubte, verwehrt. Namentlich im
Hinblick auf den zuletzt genannten Umstand ist es daher unzutreffend, wenn die
Vorinstanz ausführt, der Lizenznehmer habe die ihm aus dem Lizenzvertrag
erwachsenen Vorteile nicht dem Lizenzgeber zu verdanken.
Diesen tatsächlichen Auswirkungen des Scheinpatentes, die nachträglich nicht
mehr ungeschehen gemacht werden können, muss billigerweise irgendwie Rechnung
getragen werden. Die Vorinstanz glaubt, dies könne dadurch geschehen, dass der
Lizenznehmer einen von ihm erzielten Gewinn dem Lizenzgeber als
ungerechtfertigte Bereicherung auszufolgen hätte. Die Ermittlung einer solchen
Bereicherung würde jedoch praktisch sehr grosse Schwierigkeiten bieten. Denn
es liesse sich kaum feststellen, wieviel von dem durch den Lizenznehmer
erzielten Gewinn er auch ohne das vermeintliche Patent gemacht hätte, und
anderseits wäre es ungewiss, ob der Lizenzgeber in der Lage gewesen wäre, ein
ebenso günstiges Ergebnis zu erreichen, wenn er das vermeintliche Patent
selber ausgewertet hätte. Ferner erschiene es doch als einigermassen fraglich,
ob der dem Lizenzgeber entgangene Nutzen, auf den er wegen der Nichtigkeit des
Patentes rechtlich so wenig Anspruch hätte wie der Lizenznehmer, als
Entreicherung im Sinne des Gesetzes angesehen werden könnte. Abgesehen von
diesem Bedenken ergäbe sich auf diesem Wege keine befriedigende Lösung des
gerade hier vorliegenden Falles, dass der Lizenznehmer keinen Nutzen aus dem
Patent gezogen hat, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre,

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es aber unterliess, ohne dass dabei die Frage der Gültigkeit des Patentes
irgendwie mit hineingespielt hätte; denn diese stand in der massgebenden Zeit
gar nicht zur Diskussion und wurde von keiner Seite angezweifelt. Ein vom
Lizenznehmer bloss versäumter Nutzen könnte aber nicht als Bereicherung in
Rechnung gestellt werden. Es wäre indessen im höchsten Grade stossend, die
Folgen der Passivität des Lizenznehmers dem Lizenzgeber aufzubürden, der durch
den Lizenzvertrag daran gehindert war, das Patent selber auszuwerten. Der
Lizenznehmer, der so auf Kosten des Lizenzgebers in eine günstige
Geschäftslage versetzt worden war, sie aber nicht ausnützte, steht dem Schaden
viel näher als der Lizenzgeber.
Im Hinblick auf die erwähnten nicht mehr zu beseitigenden Auswirkungen des
Scheinpatents ist es darum geboten, dem Lizenzgeber trotz der Nichtigerklärung
des Patentes jedenfalls dem Grundsatze nach für die Vergangenheit doch einen
Anspruch auf die Lizenzgebühr zuzuerkennen, ganz unabhängig davon, ob der
Lizenznehmer das Patent ausgenützt hat oder nicht. Dass das schweizerische
Recht die Vorprüfung nicht kennt, ist dabei entgegen der Meinung der
Vorinstanz völlig belanglos. Die faktische Lage ist für Lizenznehmer und
Lizenzgeber im massgebenden Punkte genau die gleiche. Unerheblich ist in
diesem Zusammenhang sodann auch, dass der Lizenzgeber die Rechtbeständigkeit
des Patentes noch ausdrücklich gewährleistet hat; denn eine solche Garantie
hat lediglich den Zweck, dem Lizenznehmer, der ein Patent ausnützt oder
ernstlich auszunützen bemüht ist, für den Fall der Nichtigerklärung einen
Erfüllungsanspruch zu verschaffen (vgl. dazu sowie zu der Frage, ob für eine
unmögliche Leistung eine Garantie abgegeben werden könne, etwa
OSER-SCHÖNENBERGER, N. 11 zu Art. 20 OR, sowie ENNECCERUS, Lehrbuch des
Bürgerlichen Rechts, 23./27. Auflage I/2 S. 99). Einen Erfüllungsanspruch hat
aber die Klägerin mit Recht nicht geltend gemacht, weil sie tatsächlich
auch im Falle der Rechtsbeständigkeit des

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Patentes aus diesem keinen Nutzen gezogen hätte. Im übrigen vermag das
Vorliegen der Garantieerklärung nichts daran zu ändern, dass der Lizenznehmer
die Möglichkeit hatte, wenigstens während einer gewissen Zeit das Patent
völlig ungestört auszunützen. Es lässt sich sogar die Auffassung vertreten,
für die Vergangenheit sei der Gewährspflicht voll Genüge geleistet worden, da
ja der Lizenznehmer in seinem Rechtsbesitz in keiner Weise gestört war.
c) Für die Ablehnung der uneingeschränkten Durchführung der Nichtigkeit des
Lizenzvertrages spricht ferner auch die Rechtslage beim Kauf eines nichtigen
Patentes. Denn Patentlizenz und Patentkauf stehen sich sehr nahe. Der Inhaber
einer für längere Zeit und für ein grösseres Gebiet erteilten
ausschliesslichen Lizenz steht jedenfalls hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit
des Patentes einem Käufer nahezu gleich. Es drängt sich daher auf, die
Auswirkungen der Patentnichtigkeit auf Kauf und Lizenzvertrag einander
möglichst anzugleichen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zieht nun
aber die nachträgliche Nichtigerklärung eines Patentes nicht auch die
Nichtigkeit des Patentkaufes nach sich, sondern es wird ein Fall der
Gewährleistungspflicht für ein veräussertes Recht angenommen, obwohl ja, wenn
das Patent z. B. mangels Neuheit oder wegen Fehlens der Erfindungshöhe nichtig
erklärt wird, kein Dritter im Sinne von Art. 192 OR ein besseres Recht geltend
macht (vgl. BGE 57 II 404 ff.). Der Regel nach kann allerdings Art. 192 OR
nicht Anwendung finden, wenn eine von Anfang an gar nicht bestehende Sache
verkauft wurde. Eine Ausnahme ist aber im Hinblick auf Art. 171 OR beim
Verkauf einer Forderung zu machen, und einer analogen Anwendung dieser
Gesetzesbestimmung auf den Patentverkauf dürfte an sich nichts entgegenstehen
(vgl. BECKER N. 19 zu Art. 192 OR, sowie SPOENDLIN in SJZ 43 S. 281 ff.). Ob
mit dieser Rechtsprechung den Verhältnissen beim Patentkauf restlos Rechnung
getragen sei, mag hier dahingestellt bleiben. Auf

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jeden Fall darf man, wenn Nichtigkeit des Kaufvertrages über ein nachträglich
nichtig erklärtes Patent abgelehnt wird, auch beim Lizenzvertrag nicht
schlechthin alle in der Vergangenheit eingetretenen Wirkungen zerstören.
d) Die Auffassung, wonach bei Patentnichtigkeit die auf Grund eines
Lizenzvertrags über das nichtige Patent für die Vergangenheit bezahlten oder
geschuldeten Lizenzgebühren grundsätzlich nicht zurückgefordert werden können,
bzw. nachträglich noch zu bezahlen sind, und zwar unabhängig von einem
tatsächlichen Nutzen, ist denn auch heute kaum mehr ernstlich angefochten (so
für das schweizerische Recht: WEIDLICH und BLUM, Schweiz. Patenrecht, S. 308,
STRAUSS, Die patentrechtliche Lizenz S. 75 ff., GASS, Die Nichtigkeit des
Patentes nach schweiz. Recht, S. 100 ff., SPOENDLIN, SJZ 43 S. 281 ff.,
RAMSEYER, Le contrat de licence des brevets d'invention, S. 44 ff.; für das
deutsche Recht: PIETZKER, Patentgesetz, § 6 Anm. 20, TETZNER, Patentgesetz §
13 Anm. 7, RASCH, Der Lizenzvertrag, S. 9 ff., ferner RGZ 17 S. 53 ff., 86 S.
55 ff. und 101 S. 235 ff.; für das österreichische Recht: MUNK, Die
patentrechtliche Lizenz, S. 148 f.; für das französische Recht: MAINIE,
Nouveau traité des brevets d'invention, 1, no 1557). Gewisse Divergenzen
finden sich lediglich in der Begründung. Neben der hier getroffenen Lösung,
dass an sich auch der Lizenzvertrag über ein nichtiges Patent grundsätzlich
nichtig ist, aber gewisse in der Vergangenheit liegende Verhältnisse unberührt
lässt, wird auch die Meinung vertreten, es liege ein Fall nachträglicher
Unmöglichkeit der Erfüllung im Sinne von Art. 119 OR vor. Einzelne Autoren
lehnen sich dabei an die Bestimmungen über die Pacht (Art. 275 in Verbindung
mit Art. 254 /55 OR) an. Doch tragen diese Lösungen dem Umstand nicht genügend
Rechnung, dass die Patentnichtigkeit eben doch von Anfang an vorhanden war,
der Vertragsgegenstand also überhaupt nie existierte. Eine letzte Richtung
will sogar annehmen, selbst bei gänzlicher, mit Wirkung ex tunc eintretender
Nichtigkeit des Lizenzvertrages müsse bei

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der Entscheidung über das Schicksal der für die Vergangenheit entrichteten
Lizenzgebühren berücksichtigt werden, dass der Lizenznehmer im vollen Genuss
der ihm vertraglich zugesicherten Leistung gewesen sei. Allein diese
Konstruktion steht mit dem Wesen der Wirkung ex tunc in unvereinbarem
Widerspruch.
e) Da die Abweichung vom Grundsatz, dass die Nichtigkeit eines Vertrages ex
tunc wirkt, eine durch die besondern Verhältnisse im Patentrecht bedingte
Ausnahme darstellt, darf dem Lizenznehmer die Pflicht zur Zahlung der
Lizenzgebühr nur für die Zeit auferlegt werden, während der er das
Scheinpatent tatsächlich uneingeschränkt nutzen konnte und ihm die Nutzung
auch zumutbar war. Es kann darum nicht schlechthin auf den Zeitpunkt der
Nichtigerklärung abgestellt werden, sondern als massgebend ist vielmehr der
Zeitpunkt zu betrachten, in dem erstmals die nachher tatsächlich erfolgte
Nichtigerklärung ernstlich in Betracht gezogen werden musste (vgl. RGZ 86 S.
55; SPOENDLIN, SJZ 43 S. 288).
Vgl. Nr. 14, 21, 25. Voir nos 14, 21, 25.