BGE-34-II-362 - 1908-06-06 - BGE - Zivilrecht - 362 A. Entscheidungen des Bundesgerichts ais oberster Zivilgerichtsinstanz. 39.

362 A. Entscheidungen des Bundesgerichts ais oberster
Zivilgerichtsinstanz.

39. Arie-il vom 6. Juni 1908 in Sachen genaue, Kl. U. Ber.-Kl.Segen
Dei-er, Bekl., Ber.-Bekl. u. Anschl.-Ber.-Kl.

Art. 14 PatG : Einrede der Ne'ekt/zinterlegung. Kompetenz der Gerichte
und der Adminisseativbehörden. Nachahmung; Verschulden. Art. 9 Ziff. 3
Pate.Erlöschen des Patentes wegen Nicbtanwendung der Erfindung. Auf
provisorische Patente trifft diese Bestimmung nicht zu (Art. 16 Abs. 2
ieg. cit.) ; der Lauf der Erldsahungefrist ist gehemmt, so lange
der Erfinder im, Besitz eines provisorischen Patente-F ist. Mass der
Entschädigung. ss

A. Durch Urteil vom 12. November 1907 hat das Kontorisgericht des Kantons
St. Grillen Über das Rechtsbegehren der Kläger:

Der Beklagte sei wegen unbefugter Benutzung der unterm 15. November
1902 zu Gunsten der Kläger patentierten Anlage für Tonbereitung,
Schweizerisches Patent Nr. 27,123, pflichtig zu erklären, den Betrieb
mit seiner wider-rechtlich nachgeahmten Anlage (Kollergang verbunden mit
Ziegelmaschine) einzustellen, die Anlage zu beseitigen und den Klägern
eine Entschädigung nach richterlichem Ermessen zu bezahlen.

erkannt:

1. Der Beklagte ist der rechtswidrigen Nachahmung des klagerischen
eidgenössischen Patentes Nr. 27,123 schuldig erklärt und hat der
Klägerschast als Schadenersatz einen Betrag von 1200 Fr. zu bezahlen.

2. Die Jnhibitionsklage ist wegen seitherigem Erlöschen des klägerischen
Patentes nach am. 9 Ziff. 3 des eidgenössischen Patentgesetzes abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil haben die Kläger rechtzeitig und formrichtig die
Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf Gutheissung
der Jnhibitionsklage und Erhöhung der Entschädigung auf 4000 Fr.

C. Der Beklagte hat sich der Berufung rechtzeitig angeschlossen, mit dem
Antrag aus Abweifung der Klage, eventuell Reduktion der Entschädigung
auf 500 Fr.

V. Erfindungspatente. N° 39. 368

D. In der Verhandlung vom 16. Mai haben die Vertreter der Parteien je
Gutheissung der eigenen und Abweisung der gegnerischen Berufung beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Kläger haben am 15. November 1902 beim eidgenösfischen Amt für
geistiges Eigentum folgenden Patentansprnch angemeldet:

Anlage für Tonverarbeitung mit einem Mischund Pressflüge!
aufweisenden Tonschneider und einem oder mehreren Kol- lergängen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Tonschneider direkt unter dem oder den
Kollet-gängen sich befindet, wobei eine gemeinsame Vertikalwelle für
Tonschneider und Kollergang oder Kollergänge vorgesehen ist, welche
die Läuser für die Kollergänge, sowie die Mischund Pressslügel des
Touschneiders trägt, zum Zwecke, die durch Einwirkung des Tonschneiders
auf das demselben zugeführte Tonmaterial auf die Vertikalwelle aus-geübte
Pressung nach oben durch die vom Gewicht der Läuferwelle herrührende
Pressung nach unten aufzunehmen, beziehungsweise mehr oder weniger
auszugleichen, so dass die Lager dieser Welle einen verhältnismässig
geringen axialen Druck aufzunehmen haben."

Für diesen Pateniansprnch wurde den Klägern am 31. Oktober 1903 ein
provisorisches, gemäss gesetzlicher Vorschrift auf den 15. November
1902 zurückdatiertes, und am 31. Januar-1905 ein definitives Patent
(Rr. 27,123) erteilt.

Am 15. April 1905 bestellte der Beklagte beim Litisdenunziaten die
im Rechts-begehren der Klage beschriebene Maschine. Diese wurde dem
Beklagten am 30. Juni 1905 zum Preise von zirka 6000 Fr. geliefert und
von demselben im Laufe des Sommers in Betrieb gesetzt.

Diese Maschine bezeichnen die Kläger als eine Nachahmung der ihrigen,
während der Beklagte behauptet, es handle sich dabei um eine ganz
andere Maschine. Der Bei-tagte bestreitet ferner die gewerbliche
Verwertbarkeit der klägerischen Erfindung Ausserdem, behauptet er, treffe
der Erlöschungsgrund von Art. 9 Ziff. 3 des Bundesgefetzes betreffend die
Erfindung Epatente, vom 29. Juni 1888, zu. Übrigens habe die Klagpartei
es unterlassen, das zum Patent gehörige Modell beim eidgenössischen Amt
für geistiges

æ4 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Eigentum zu hinter-legen Eventuell treffe den Beklagten bei der
Nachahmung kein Verschulden, da die Konstruktion der Maschine Sache
des Litisdenunziaten gewesen sei. Endlich werde das Vorhandensein eines
Schadens, eventuell dessen Höhe, bestritten.

Der Litisdenunziat hat sich am Prozesse nur behufs Unterstützung des
Beklagten beteiligt.

2. Mit der Vorinstanz ist zunächst der Einwand des Betlagten
zurückzuweisen, welcher sich aus die angebliche Nichthinterlegung des zum
klägerischen Patent gehörigen Modelles bezieht. Denn dieUntersuchung
über das Vorhandensein der in Art. 14 des Patentgesetzes von 1888
aufgestellten formellen Requisite ist im Gegensatz zur Prüfung der in
Art. 10 angeführten materiellen Voraussetzungen ausschliesslich Sache
der Administrativdehòrden. Vergl. Urteil des Bundesgerichtes vom L. Mai
1908 in Sachen Falcounier und Adler gegen Barraud *.

Was nun die aus Art. 10 gesiützte Einwendung des Beklagten betrifft,
wonach die klägerische Erfindung nicht gewerblich verwertbar sei,
so ist die Unbegründetheit dieses Standpunktes durch die Expertise
dargetan. Ein Anlass dazu, in dieser rein technischen Frage von der
Ansicht der Sachverständigen, welche der kantonale Richter zu der seinigen
gemacht hat, abzuweichen, besteht nicht.

3. Ebenfalls in erster Linie durch die Sachverständigen zu beantworten war
die von den Experten bejahte Frage, ob sich dies Maschine des Beklagten
als eine Nachahmung der klägerischen Erfindung darstelle. Der Richter
hat dabei wesentlich nur zu prùfen, ob die Experten von dem richtigen
Begriff der Nachahmung ausgegangen seien. Dies ist hier der Fall·

Jm übrigen ist zwar festgestellt, dass die Maschine des Beklagten
gegenüber der Erfindung der Kläger eine nicht unbedeutende Verbesserung
aufweist, weshalb der Beklagte bezw. der Litisdenunziat, die Patentierung
seiner eigenen Erfindung vorausgesetzt, nach- Ablauf Von drei Jahren seit
der Anmeldung des klägerischen Patentes von den Klägern die Erteilung
einer Lizenz hätte verlangen können. Da aber die Erfindung des Beklagten
oder Litisdenunziateu ihrerseits nicht patentiert worden ist, und übrigens
im Sommer 1905 noch keine drei Jahre seit Anmeldung der flöge-

* Oben Nr. 38 S. 334 ff., spez. S. 340
ff. (Anm. d. Red. f. Publ.)--V. Ex'sindungspatente. N° 39. 365

rischen Erfindung verflossen waren, so kann jene Verbesserung in diesem
Zusammenhange keine Berücksichtigung finden.

Die Einrede des Beklagten, es treffe ihn eventuell deshalb kein
Verschulden an der Nachahmung, weil die Konstruktion der Maschine Sache
des Litisdenunzialen gewesen sei-, erweist sich als unstichhaltig Denn,
abgesehen davon, dass nach Art. 24 Biff-1 des

."Patentgesetzes die blosse Benutzung der Nachahmung durch den

Beklagten genügt, stellt die Vorinstanz fest, dass der Beklagte
die Direktier für die Konstruktion der streitigen Maschine gegebens
halte. An diese Feststellung ist das Bundesgericht gebunden, da dieselbe
keineswegs aktenwidrig ist, sondern genau dem Inhalt der Vernehmlassung
des Litisdenunziaten entspricht, auf weiche Rechtsschrift der Beklagte
sich selber berufen hat. Sind aber demnach die Direktiven für die
Konstruktion der nachgeahtnten Maschine vom Beklagten gegeben worden,
so ist es ihm zum Verschulden anzurechnen, dass er sich dabei über das
klägerische Patent, welches gehörig publiziert worden war und welches er
als Ziegelsabrikant kennen musste (vergl. Art. 22 und 23 des Gesetzes
und Art, 34 der Vollziehungsverorduungss hinwegsetzte Einer groben
Fahr-lässigkeit des Betlagten bedarf es nach Art. 24 und 25 zur Anhebung
der Zioilklage nicht.

ss 4. Hat sich der Beklagte somit einer Nachahmung der flieget-ischen
Erfindung schuldig gemacht, so ist die klägerische Schadener-
satzsorderung grundsätzlich gutzuheissen. Ebenso ist die Jnhibitionsfinge
gutzuheissen, sofern nicht etwa, wie die Vorinstanz angenommen hat,
der vom Beklagten behauptete, in am. 9 Ziffer 3 des Gesetzes vorgesehene
Erlöschungsgrund für das ilägerische Patent zutrifft. Denn dass der in
Art. 20 Abf. 3 vorgesehene Verwirkungsgrund zutreffe, ist eine erst in
der heutigen Verhandlung aufgestellte und daher nach Art. 80 OG nicht
zu berücksichtigende Behauptung des Beklagten.

Nun ist allerdings, was die Anwendbarkeit von Art. 9 Biff. 3betrifft, in
prozessualisch unanfechtbarer Weise festgestellt, dass die klägerische
Erfindung tnnert drei Jahren von der Anmeldung des Patentanspruches an
nicht zur gewerblichen Verwendung, d. h. zur Verwendung in Ziegeleiew
gekommen ist, sondern dass lediglich ein naturgroszes Modell der Maschine
existierte Es würde somit nach

356 A. Entscheidungen des Bundesgerichts ais oberster
Zivilgerichtsinstanz.

dem Wortlaut von Art. 9 Ziff. 3 der daselbst angeführte Erlöschungsgrund
im vorliegenden Falle zutreffen. Denn einerseits kann unter Anwendung
(application) nach der Entstehungsgeschichte des Gesetzes (vergl. BBl
1888 1 S. 203 zu Art. 7) nicht schon eine Ausführuug im Sinne von Art. 14
Biff. 3, sondern nur die gewerbliche Verwertung (exploitatlon) verstanden
werden (vergl. auch die Botschaft zum Gesetze von 1907, BBl 1906 IV S. 252
oben); und anderseits ist unter Anmeldung des Patentes zweifellos die(
Einreichung des in Art. 14 vorgesehenen Gesuches zu verstehen. Wenn
diesem Gesuche ausnahmsweise der in Art. 14 Biff. 3 geforderte Beweis-,
dass ern Modell des erfundenen Gegenstandes existiert, nicht beigegeben
wird und infolgedessen gemäss Art. 16 auf dieses Gesuch hin nur ein
provisorische-s Patent erteilt wird, so handelt es sich dabei doch nicht
minder um das in Art. 14 vorgesehene Gesuch bezw. um die Anmeldung des
Patentes im Sinne von Art. 6 Abs. 1, wie auch im Sinne der Überschrift
zu den Artikeln 14 23.

Wäre somit nach dem Wortlaut der einschlägigen Gesetzesbestimmung
das klägertsche Patent als erloschen zu betrachten, so tft dagegen zu
konstatieren, dass es unmöglich die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein
kann, nach dem Ablauf von drei Jahren seit der Anmeldung auch diejenigen
Patente erlöschen zu lassen, welche zuerst nur als provisorische Patente
erteilt wurden. Denn da der Inhaber eines prodisorischen Patentes nach
Art. 16 Abs. 2 wahrend der ersten drei Jahre, vom Datum der Anmeldung
an, von der Verpflichtng zur Erstellung eines Modelles befreitfisch
so muss er während dieser drei Jahre auch von der Verpflichtung
zur gewerblichen Verwertung seiner Erfindung befreit, seth dies
schon deshalb, weil eine Erfindung, für welche noch nicht einmal ein
Modell besteht, noch viel weniger gewerblich verwertet werden kann;
sodann aber auch deshalb, weil nach Art. 16 Abs. 2 Satz 2 dem Inhaber
eines provisorischen Patentes kein Klagrecht wegen Nachahmung oder
Benutzung der Erfindung zusteht, so dass ihm also vernünftigerweise
nicht zugemutet werden farm, durch Inangriffnahme der gewerblichen
Verwertung seine Erfindung dem Bekanntwerden auszusetzen. Das Recht,
mit der Herstellung eines Modelles bezw. der Erbringung des in Art. 14
Ziff. 3 geforder-V. Ersindungspatenle. N° 39. 367

ten Beweises zuzuwarten, dauert nun aber nach Art. 18 Abs. 2 genau drei
Jahre. Einerseits hat also der Erfinder, der am letzten Tage dieser
dreijährigen Frist den Beweis der Existenz eines Mobelles leistet,
nach Art. 16 Abs. 2 und 3 ein Recht auf Erteilung des definitiven
Patentesz anderseits aber würde nach Art. 9 Ziff. 3 dieses definitive
Patent im gleichen Momente erlöschen. Die Bestimmung von Art. 16 Abs. 1,
wonach das provisorische Patent dem Inhaber desselben während der Dauer
von drei Jahren, vom Tage des Gesuches an gerechnet, das Recht aus ein
definitives Patent zusichert, wäre somit völlig illusorisch.

Dass dieses widersinnige Resultat nicht dem Willen des Gesetzgebers
entspricht, därfte klar sein. Bei Aufstellung der Bestimmungen von
Art. 9 hatte denn auch offenbar der Gesetzgeber lediglich den normalen
Fall der Patentanmeldung und Patenterteilung im Auge, den Fall nämlich,
wo der Erfinder gleich von Anfang an sämtliche in Art. 14 aufgestellten
Requisite erfüllt und daher auch sofort ein definitives Patent erhält. Auf
diesen Fall angewendet, hatte die Bestimmung von Art. 9 Ziff. 3 des
Bundesgesetzes vom 29. Juni 1888 eine ähnliche, wenn auch nicht genau
dieselbe Wirkung wie die dabei offenbar vorbildliche Bestimmung von §
11 Ziff. 1 des deutschen Patentgesetzes, vom 25. Mai 1877, oder wie
Art. 18 des neuen schweizerischen Gesetzes, vom 21. Juni 1907.

Für die Annahme, dass der Gesetzgeber in Art. 9 des Bundesgesetzes von
1888 nur definitive Patente im Auge gehabt habe, spricht übrigens auch
der Umstand, dass im ganzen ersten Abschnitt des Gesetzes, welcher im
wesentlichen die materiell-rechtlichen Grundsätze des schweizerischen
Erfindungsrechtes enthält, von provisorischen Patenten überhaupt
nirgends die Rede ist, die Erteilung von solchen vielmehr erst im
zweiten Abschnitte des Gesetzes, welcher die formellen Erfordernisse
der Patenterteilung behandelt, als eine blosse Modalität im Verfahren,
vorgesehen ist. Daran deuten denn auch noch andere Bestimmungen des ersten
Abschnittes des Gesetzes hin, wie z. V. Art. 6 Abs. 1, in welchem unter
den Patenten auch nur die definitiven Patente verstanden werden können.

Endlich hätte eine wörtliche Anwendung von Art. 9 Ziff. Z auf

368 A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichuinstanz.

die provisorischen Patente auch deshalb keinen-Sinn, weil diese ja gemäss
Art. 16 Abs. 3 nach Ablauf von drei Jahren so wie so erlZFfTach dem
gesagten, Art. 9 Abs. 3 in erstequiuie auf diejenigen Fälle anwendbar,
in welchensosort ein desininves Patent nachgesucht und erteilt wird, so
ergibt sich daraus von selbst die einzig mögliche Art seiner Anwendung
aus den gen, wo zuerst nur ein provisorische-s Patent erteilt wirdzvm
diesem Falle ist einfach der Lan der in Art. 9 Ziff-Z aufgestellten Frist
so lange gehemmt, als der Erfinder das Recht hat, mit der Erstellung
eines Modelles und folglich auch mit der gewerblichen Verwertung seiner
Erfindung zuzuivarten, also so lange er im Besitze eines ovi eri en s
atentes ist. " pr ®; Miti ivaerliegenden Falle unbestritten ist, dassdie
Klager bis zum 31.Januar 1905 ein provisorischesfPatenvt besahen,
so war ihr (definitioes) Patent nicht nur am i:). April 1900,®deni
Tage der Bestellung der nachgeahinten Maschine,und am 50. Juni 1905,
dem Tage der Ablieferung derselben, sondern auch noch zur Zeit der
Klagerhebung (28. Juni 1906) vollgultig. Es ist daher die damals
gestellte Jnhibitionsklage gutzuheiszen. 5. Was endlich die Höhe der
den Klägern zuzusprechenden Entschädigung für die vom Beklagten im Jahre
1905 begangene Nachahmung ihrer Maschine betrifft, so ist insofern auf das
Gutachten der Sachverständigen abzustellen, als letztere annehmen, der vom
Beklagten für die Maschine bezahlte Preis vonvzirka 6000313 würde sich im
Fall der Bestellung bei den Klageru um zirka 1500 Fr. (für Erfinderrechte
und Anteil an Patentuniosten und Pröbeleien) erhöht haben, und es würde
sich dabei sur ne' em Reingewinn von 20 0/0 = zitta 1500 Fr. ergebenhaben
Diesen Betrag noch weiter zu erhöhen, weil, wie die Vorinstanz erklart,
die Kläger den anteilmässigen Ersatz an ihren Patentunkosten (inklusive
Kosten für Pröbeleien), der ihnen bei einem Preise von 7500 Fr. zugekommen
ware, nicht ersetzt erhalten, wenn ihnen nur 1500 Fr. zugesprochen
wurden, erscheint nicht als gerechtfertigt. Anderseits ist aber auch
der von der Vorinstanz angenommene Reduktiousgrund (Erlöschen des
klägerischen Patentes am 15. November 1905) nach den Ausführungen in
Erin. 4Vl. Fabrikund Handelsmarken. N° 40. 369

hievor ausgeschlossen Dagegen rechtfertigt sich eine Reduktion der
Entschädigung von 1500 Fr. auf 1200 Fr. mit Rücksicht darauf, dass,
wie die Erperten als wahrscheinlich annehmen, die klägerische Maschine
schlecht arbeitete-C so dass erst durch ihre Kombination mit einer
vom Litisdenunziaten erfundenen Vorrichtung eine sehr leistungsfähige
Maschine entstand. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

1. In teilweiser Gutheissung der Hauptberusung wird das Urteil des
Kantonsgerichts St. Gallen vom 12. November 1907 dahin abgeändert,
dass der Beklagte pflichtig erklärt wird, den Betrieb seiner Anlage
(Kollergang mit Ziegelmaschine) einzustellen

2. Im übrigen wird, unter Abweisung der weitergehenden An-

träge der Hauptberufung und in Abweisung der Anschlussberusung, das
angefochtene Urteil bestätigt

VI. Fabrikund Handelsmarken.

Marques de fabrique.

40. Zweit vom 10. mne 1908 in Sachen Heidfeld & Ste.,
Kl Ber.-Kl. u. Anschl.-Ber.-Bekl., gegen Herzog, Bekl.,
Ber.-Bekl. u. Anschl.-Ber.-Kl.

Ma-rkmberechtigung, Art. 5 MSchG._Täuschende Aehnlichkeit zweier

Marken : Kriterien dafür. Gänzlich abweichende Warengattung, Arz6 Abs. 3
leg. cit. ?

A. Durch Urteil vom 6. Dezember 1907 hat das Kantonsgerichi des Kantons
Zug über die Rechtsbegehren:

der Klägerin:

I. Jst die am 9. Dezember 1901 unter Nr.14,121, im Markenregister des
eidg. Amtes für geistiges Eigentum eingetragene Marke eine unerlaubte
Nachahmung des am 12. März.1880 unter Nr. 2561 in die Zeichenrolle des
kaiserlich-deuischen Pateutamteîeingetragen-en Warenverzeichnisses und
der am 29. Juli

A5 34 II 1908 2]-